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4 法務士3 월호 論說 知的財産權假處分 目 次 Ⅰ. 개념 1. 기타재산권 2. 지적재산권 가. 개념 (1) 산업재산권 (2) 지적재산권 나. 산업재산권의특성 (1) 법률 (2) 등록 (3) 동의가필요한권리 다. 저작권 라. 배치설계권 마. 무체재산권의지분권 Ⅱ. 지적재산권처분금지 1. 가처분신청 가. 개관 나. 신청서기재사항 다. 목적물의특정방법 라. 지적재산권의지분권 2. 가처분명령 가. 명령절차 나. 주문의내용 다. 결정의양식 3. 가처분집행 Ⅲ. 지적재산권침해금지 1. 개념및가처분신청 가. 임시지위가처분 나. 관할 (1) 관할일반 (2) 본안 다. 신청서기재사항 2. 당사자 가. 가처분권자(신청인) (1) 개념 (2) 특허권자 (3) 전용실시권자 (4) 통상실시권자 나. 피신청인 (1) 개념 (2) 침해설비의소유자 다. 변리사의대리권 3. 가처분의요건 가. 피보전권리 (1) 개념 (2) 특허권의실시 (3) 침해행위의태양 (4) 침해판단의방법 (5) 대비방법 (6) 침해예방청구권의경우 나. 보전필요성 (1) 고도의소명 (2) 신청인의사정 (3) 피신청인의사정 (4) 본안소송의승패등 4. 심리및재판 가. 필요적심문 나. 소명방법 다. 담보 라. 대상물의특정 5. 유형및주문례 가. 특허권과실용신안권 (1) 개념 (2) 물건발명의주문례 (3) 주문례의해설 나. 디자인권 다. 상표권 라. 영업비밀 마. 저작권 (1) 총설 (2) 저작물인서적 (3) 주문례의해설 6. 가처분집행 가. 인도명령 나. 행위금지 (1) 집행방법 (2) 수권결정 (3) 집행기한 ※범례(참고문헌과법령등을약칭) ①제요; 03년법원실무제요민사집행[Ⅰ~Ⅳ](법원행정처) ②拙著; 03년民事執行法總論·各論(신현기저法律書院) ③註釋; 04년註釋民事執行法[Ⅰ~Ⅵ](韓國司法行政學會) ④ 金 崔 ; 04년 보전처분[Ⅰ~Ⅲ](金光年 崔鍾伯 공저 法律 文化院) ⑤법; 민사집행법, ⑥규칙; 민사집행규칙 ⑦재일; 대법원재판예규(일반) ⑧산업재산권에 관한법률; ㉮법은 특허법, ㉯법은 상표 법, ㉰법은디자인보호법, ㉱법은실용신안법을각의미 ’
대한법무사협회5 知的財産權假處分 Ⅰ. 槪念 1. 其他財産權 채무자의 책임재산에는 1)부동산, 2)유체동산, 3)채권외에유체물이아닌권리로서다음과같은 종류의 4)기타재산권(그 밖의 재산권)이 있는데 (법251조) 그 대표적인 것이 지적재산권이다. ①知的財産權 ; 지적재산권인 1)특허권(㉮법99 조1항), 2)상표권(㉯법54조1항), 3)디자인권(㉰법 46조1항), 4)실용신안권(㉱법28조), 5)저작재산권 (저작권법45조), 6)출판권(저작권법63조1항 ; 다 만 복제권자의 동의를 전제함), 7)저작인접권(저 작권법64조) 8)데이터베이스제작권(저작권법91 조), 9)반도체배치설계권(반도체집적회로의배치 설계에관한법률10조1항) ②設備利用權 ; 설비이용권인 1)전화사용권, 2) 각종회원권(골프, 스포츠, 콘도, 리조트등) ③有體物의 共有持分權 ; 유체물인 1)유체동산, 2)선박(법185조1항), 3)자동차(규칙129조), 4)건설 기계(규칙130조), 5)항공기(규칙106조) 등의 공유 지분권 ④無體物의 共有持分權 ; 무체재산권인 1)광업 권(광업법5조1항), 2)조광권(광업법5조2항), 3)댐 사용권(댐건설법29조), 4)어업권(수산업법2조6 호, 내수면어업법7조1항2항) 등의공유지분권1 ) ⑤組織體의 持分權 ; 조직체의지분권인 1)회사 (합명·합자·유한)의사원권(상법197, 223, 224, 269, 276조), 2)조합원의지위인 지분권(민법703 조 이하, 농협법19조이하, 수협법20조 이하) ⑥證券에관한權利; 증권에관한권리로서1) 주주가 되면(상법172조, 423조1항) 회사는 주권 을 발행해야 하는데도(상법355조1항) 그 발행지 체기간이 6월 이상 된 주권 미발행의 주식(상법 335조3항 但書), 2)이사회결의에 따라 주주로서 취득한 신주인수권(상법416조, 420조의2~ 4), 3) 출자증권(건설산업기본법59조, 전기공사공제조 합법11조), 4)예탁유가증권(규칙176조 以下), 5)보 호예수된유가증권 ⑦各種用益權; 1)부동산용익물권인지상권(민 법279조), 전세권(민법303조), 2)목적물의 용익권 인 사용차권(민법609조), 임차권(민법618조), 3) 물건의리스이용권등각종용익권 ⑧其他의 權利 ; 1)백지어음 보충권, 2)등기된 환매권(민법590조 以下), 3)등기 안된 입목(立木) 의 벌채권(伐採權) 등의권리 2. 知的財産權 가. 槪念 (1) 産業財産權 종전용어였던 공업소유권(工業所有權)은 농업 과 광업등을포함하고소유권뿐만아니라물권도 포함하여 현재 산업재산권이라는 용어로 바꾸어 사용중이며, 주로 산업(공업)과 관련된 권리로서 ①특허권②상표권③디자인권(종전의의장권) ④ 실용신안권등이있다. 산업재산권은비록권리로 서 무체물이지만 유체물에관한 물권처럼 절대권 (絶對權)이며대세권(對世權)이다. 1) 無體財産權; 무체재산권중 광업권, 조광권, 댐사용권, 어 업권 자체는 등록에 따라 부동산으로 취급되므로(광업법 12조1항, 43조2항, 52조1항, 63조2항, 댐건설법29조, 32 조, 수산업법15조2항, 16조2항, 내수면어업법7조2항) 부동 산(취급)집행대상이지만, 그 지분은 부동산집행대상이 되 지 못한다. 왜냐하면부동산공유지분이부동산집행방법인 것은지분등기가가능하기때문인데, 광업권(조광권ㆍ댐사 용권ㆍ어업권도 동일하다고 해석함)의 지분권만의 등록은 불가능하고(㉠대판69.6.24. 69다559, ㉡대판69.12.23. 68 다1495, ㉢대판70.3.10. 69다2103가[ ]), 다른 지분권자의 동의가 있어야 양도할 수 있기(광업법34조2항, 수산업법 21조1항) 때문이다. 註 區 。 I
6 法務士3 월호 論說 (2) 知的財産權 종전에 유체물에 대한 권리와 대비한 무체재산 권(無體財産權)이라는용어도 있으나, 인간의 지 적 생산물이라는 개념에서 현재는 지적재산권이 라는 용어를 주로 사용중이며,2 ) 대세적·절대적 인 권리로서위 산업재산권(①②③④)을포함하여 ⑤저작권(저작재산권, 출판권, 저작인접권, 데이 터베이스제작권) ⑥반도체집적회로 배치설계권 등이 있으며, 장래 사회발전에 따라 ⑦노하우 (know-how) 등지적재산권은무한히생성될가 능성이있고, 또한국제적인분쟁이일어나기쉬 우므로다수의국제조약이체결되어있다. 나. 産業財産權의特性 (1) 法律 ①保護對象 ; 1)특허법(㉮법)은 발명을, 2)상표 법(㉯법)은 상표를, 3)디자인보호법(㉰법)은 디자 인을, 4)실용신안법(㉱법)은 실용적인 고안을 각 보호하기위해서제정된법률이다. ②規定의 形式 ; 즉 1)특허와 4)실용신안은 주로 발명(고안도발명의일종임)을보호하는것이므로 그 법률의 규정형식은특허법에 규정하고 실용신 안법에서 준용하는 형식이며(㉱법30조 參照), 2) 상표와 3)디자인은 각기 따로 규정하는 법률형식 을취하고있다. (2) 登錄 ①成立要件및效力發生要件; 산업재산권은특 허청에 설정등록으로그 권리가발생되며,3 ) 그권 리변동(이전, 변경, 처분제한등)의효과도등록만 으로 발생되므로(㉮법87조1항, 101조1항1호, ㉯법 41조1항, 56조1항1호, ㉰법39조1항, 61조, ㉱법21 조, 28조), 등록이 산업재산권의 성립요건 내지 효력발생요건이다. ②讓渡可能; 산업재산권을포함한지적재산권 은 양도가 가능하다(㉮법99조1항, ㉯법54조1항, ㉰법46조1항, ㉱법28조, 저작권법45조, 63조, 88 조, 96조, 반도체법10조1항). (3) 同意가必要한權利 ①共有持分; 한편산업재산권의공유자는다른 공유자의동의를얻어야그 공유지분을양도할수 있다(㉮법99조2항, ㉯법54조2항, ㉰법46조2항, ㉱법2 8조) . ②實施權(使用權) ; 산업재산권에는자체권리와 별도로다음과같은1)전용실시권과2)통상실시권 이 있는데(다만 상표권에서는「실시권」이라는 용 어 대신에「사용권」이라는 용어를 사용함), 이들 권리는 설정등록으로써 성립된다(등록이 성립요 건임) . ③專用實施權 ; 전용실시권은 산업재산권자가 산업재산권을타인에게 전용(독점적)으로실시(사 용)하도록 권한을 부여하여 설정등록을 함으로써 성립되며, 전용실시권의권리변동(이전, 변경, 처 분제한등)은산업재산권자의동의를얻어등록함 으로 효력이 발생된다(㉮법100조3항, 101조1항2 호, ㉯법55조5항, ㉰법47조3항, 61조, ㉱법23조). ④通常實施權 ; 통상실시권이란 산업재산권자 (또는 전용실시권자)로부터 부여(등록은 요건이 아님)된 산업재산권을업(業)으로실시(사용)할수 있는권리로서, 산업재산권자(또는전용실시권자) 의 동의를 얻어야만 실시사업과 함께만이이전이 가능하다(㉮법102조1항 3항 5항, ㉯법57조1항 3 항, ㉰법49조1항3항, ㉱법28조). 2) 用語 ; 한편 1990년도부터 특허청에서는 종전의「지적소 유권」을「지적재산권」으로 용어를바꾸기로 했다 3) 登錄原簿; 산업재산권의설정이등록원부(특허원부, 상표 원부, 디자인등록원부, 실용신안등록원부)에등록되면그 등록증(특허증, 상표등록증, 디자인등록증, 실용신안등록 증)이 교부된다(㉮법85조, 동시행규칙50조, ㉯법39조, 동 시행규칙15조, ㉰법37조, 동시행규칙21조, ㉱법18조, 동시 행규칙11조). 註。 ’
대한법무사협회7 知的財産權假處分 ⑤利用實施權 ; 이용실시권(필자가 이름 붙임) 이란 기존의 선행산업재산권(특허권과 실용신안 권에 한함)에 새로운 기술요소를 부가하여 효과 상승작용을 달성해 내는 후행산업재산권자는 선 행권자의 동의를 얻거나 통상실시권허여의 심판 을 받아후행산업재산권을실시할수 있는권리다 (㉮법98조, 138조, ㉰법45조, 70조). 다. 著作權 ①登錄이對抗要件; 저작권은비록임의적으로 문화관광부에등록할수는있지만(07.7.1자.시행으 로전면개정된저작권법53조) 등록절차가필요없이 저작물을창작하면자연적으로당연히저작권이발 생된다(동법10조2항). 다만 저작권의 권리변동(양 도, 질권설정, 처분제한등)에는등록이대항요건(등 록해야대세적효력이있음)이다(동법54조). ②種類 ; 저작권에는 1)저작인격권(著作人格權) 과 2)저작재산권(著作財産權)의 2종류가 있고(동 법10조1항), 저작재산권의내용에는 복제권, 공연 권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차제작 물작성권 등으로 세분되며(동법16조~ 22조), 3) 출판권(出版權)과 4)저작인접권(著作隣接權) 및 5) 데이터베이스제작권은 저작재산권으로부터 파생 된권리다. ③讓渡性 ; 1)저작인격권은일신전속이므로양 도가 불가능하고(동법14조), 2)저작재산권·3)출 판권·4)저작인접권·5)데이터베이스제작권은 전부 또는 일부의 양도가 가능하다(동법45조, 88 조, 96조) . ④共有持分; 저작재산권의공유에관한명문규 정은 없으나 공동저작물의 저작인격권은 저작자 전원합의로만 행사할 수 있으므로(동법15조1항), 저작재산권의 공유지분도 다른 공유자의 동의가 있어야만권리변동이가능하다고해석된다. ⑤實施權; 한편저작권의발생은등록이대항 요건일 뿐이므로 전용실시권이나 통상실시권이 따로존재하지않는다. ⑥出版權; 출판권(복제권자로부터설정받은저 작물을 복제·배포할 권리로서 등록이 대항요건 임)의양도에는복제권자(저작재산권자또는따로 복제권만을부여받은자)의동의가필요하다(동법 6 3조1항) . ⑦著作隣接權 ; 저작인접권에는 1)실연권(實演 權) 2)음반권(音盤權) 3)방송권(放送權)의3종류가 있는데, 그권리는등록절차없이실제로실행한때 발생되어 보호되고 양도가 가능하므로(동법64조, 86조, 88조, 123조이하) 기타재산권의일종이다. ⑧데이터베이스製作權; 데이터베이스제작권도 등록절차없이제작을완료한때 효력이발생되어 양도가 가능하므로(동법95조1항, 96조, 45조) 기 타재산권의일종이다. 라. 配置設計權 ①權利發生은登錄이成立要件; 반도체집적회 로의 배치설계권은 특허청장에게 설정등록을 함 으로써 권리가 발생된다(반도체집적회로의 배치 설계에관한법률2조5호, 6조). ②利用權; 산업재산권의실시권처럼배치설계 권에서도 따로1)전용이용권과2)통상이용권을설 정할 수있다(동법11조1항, 12조1항). ③權利變動은 登錄이 對抗要件 ; 배치설계권, 전용이용권, 통상이용권의 권리변동(이전 변경, 처분제한 등)이 가능한데 그 권리변동에 등록은 성립요건이 아니고 대항요건인 점(다만 통상이용 권은등록이요건이아님)이산업재산권의경우와 다르다(동법10조1항, 23조1항). ④同意가必要한權利; 1)배치설계권의그공유 지분은 다른공유자의, 2)전용이용권은배치설계 권자의, 3)통상이용권은배치설계권자(또는 전용 이용권자)의각 동의가있어야만이전이가능하다 區 I
8 法務士3 월호 論說 (동법11조3항, 12조2항). 마. 無體財産權의持分權 한편무체재산권중 광업권, 조광권, 댐사용권, 어업권 자체는 부동산으로 취급되므로(광업법12 조1항, 43조2항, 52조1항, 63조2항, 댐건설법29 조, 수산업법15조2항, 16조2항, 내수면어업법7조 2항) 부동산(취급)집행대상이지만, 그 지분은 부 동산집행대상이되지못한다. 왜냐하면부동산공 유지분이 부동산집행방법인 것은 지분등기가 가 능하기 때문인데, 광업권(조광권·댐사용권·어 업권도 동일하다고 해석함)의 지분권만의 등록은 불가능하고,4 ) 다른 지분권자의 동의가 있어야 양 도할 수 있기(광업법34조2항. 수산업법21조1항) 때문이다. 결국①광업권의지분권②조광권의지 분권5 ) ③댐사용권의지분권, ④어업권의지분권6 ) 등은기타재산권이다. Ⅱ. 知的財産權處分禁止 1. 假處分申請 가. 槪觀 ①登錄地管轄 ; 지적재산권 처분금지가처분은 계쟁물가처분이므로관할법원은 원래 1)본안법원7 ) 또는 2)계쟁물소재지의 관할법원 복수관할로서 (법303조), 비록 전속관할이지만(법21조) 2개의 관할은 동등하여 상호우열이 없으므로채권자의 선택에 따라 신청하면 되는데(註釋Ⅵ 419쪽),8 ) 등 록으로 권리가 이전되는 기타재산권(지적재산권) 의 경우는위 계쟁물소재지대신에등록하는곳을 관할하는 지방법원 전속관할의 특별규정이 있다 (규칙216조, 213조1항). 따라서 산업재산권은 대 전에있는특허청에등록하므로그 관할은대전지 방법원이고, 저작권은서울종로구에있는문화관 광부에 등록하므로 그 관할은 서울중앙지방법원 이다(물론본안법원에도관할권이있음). ②申請 時期 ; 본안소송의 집행권원을 얻으면 보전필요성이없게되므로9 ) 그전까지보전처분신 청을할수있다.1 0 ) ③書面主義; 보전처분신청은소에관한규정이 준용되며(법23조1항), 다른 신청과 마찬가지로(민 소법248조, 법4조) 보전처분신청은 반드시 서면 으로해야한다(규칙203조).1 1 ) ④民事執行; 한편등록·인가의관청을제3채 무자로 표시하고 등록·인가를 금지하는 가처분 신청은 행정행위의 금지여서 민사집행법상 가처 분(협의의 가처분)의 대상이 아니므로 허용될 수 없다.1 2 ) 4) ㉠대판69.6.24. 69다559, ㉡대판69.12.23. 68다1495, ㉢ 대판70.3.10. 69다2103가[ ] 5) 租鑛權 ; 다만 광업권지분양도에서의 동의규정(광업법34 조2항)이 조광권의 준용규정(동법66조)에 누락되어 문제 가 있으나 전체적인 취지로 보아 대상에 포함하는 것이 상당하다. 6) 漁村契; 한편어촌계의소유형태는총유이므로(수산업법 15조4항) 어촌계원의 지분권에 대하여는 민법상조합의 이 론을 적용하여 조합원지분권에 대한 기타재산권집행이 가능할것이다. 7) 本案의種類 ; 보전처분의 본안법원은 제1심법원이 원칙 이나(법311조 본문), 1)본안이 제2심에 계속된 때 그 제2심 (법311조 단서), 2)상소제기 중이지만 기록송부 전에는 원 심(㉠대판60.6.30. 4293민재항115, ㉡대판71.9.28. 71다 1532), 3)본안이 상고심이면 제1심(㉠대결69.3.19. 68스1, ㉡대결02.4.24. 02즈합4) 등도본안법원이다. 8) 舊法時代 ; 한편 신법 제정전의 구법(舊민사소송법강제 집행편)시대(舊法717조1항, 721조)에서는 가처분의 관할에 있어서 본안법원을 원칙적 관할로 정하고 급박한 경우에 한하여 예외적으로 본안법원의 변론을 전제로 계쟁물소 재지 관할을 임시적인 관할로 했던 것(왜냐하면 구법에서 는 가처분심리가 변론이 원칙으로서 판결로 재판했기 때 문임)을 신법에서 보전처분재판을 결정으로 통일했으므로 동등한 관할로 개선한 것이다. 9) 대판05.5.26. 05다7672 10) 條件附 等 ; 다만 본안의 집행권원이라도 조건부 또는 기한부여서그조건의미성취 또는기한미도래의경우는 강제집행의 개시요건이 완성되지 않았으므로 보전처분 신청이가능하다. 11) 書面; 종전에는말로도보전처분신청이가능하다고해석 되었으나 위와 같이 서면주의로 통일시켰다(제요Ⅳ 57쪽, 註釋Ⅵ 110쪽). 12) ㉠대판73.3.13. 72다2621, ㉡대결92.7.6. 92마54[가] 註0 ’
대한법무사협회9 知的財産權假處分 나. 申請書記載事項 ①題目; 제목은「특허권(또는다른지적재산권 의 명칭) 처분금지가처분신청」이라고적는다. ②當事者 ; 당사자(채권자·채무자)와 그 대리 인(임의대리인과법정대리인포함)은 성명, 주민 등록번호, 주소, 전화, 팩스, 이메일등으로특정 하여기재한다.1 3 ) ③被保全權利 ; 지적재산권 처분금지가처분의 피보전권리는「이전등록청구권 또는 말소등록청 구권」이다. ④目的物表示; 목적물표시는별지로작성한다 (특정방법後述).1 4 ) ⑤目的物價額; 목적물가액은법원의담보제공 명령에 참고자료로서 기재하는것이 실무로서 공 시가액을적되매매대금등 특정된경우그 금액 을표시한다. ⑥申請趣旨; 신청취지는가압류의경우와달리 처분권주의 때문에 후술하는 가처분명령의 주문 사항을전부기재하는것이실무다. ⑦申請理由 ; 신청이유로는 1)피보전권리의 발 생 및 현재까지 이행되지 않아 채권존재사실과,1 5 ) 2)보전필요성으로서 집행불능 또는 집행곤란의 사유를적으면충분하고, 구태여보전필요성조각 사유가없다는것까지적을필요는없다.1 6 ) ⑧疎明方法; 소명방법으로는위 피보전권리와 보전필요성에 관하여 서증과 즉시조사 가능한 검 증물을적는다.1 7 ) ⑨添附書類; 첨부서류는신청서이외의서류를 의미하므로(따라서 신청서 자체의 연장인 별지목 록은첨부서류가아님), 위피보전권리에관한소 명방법과 채무자소유인 목적물의 등록등본 위임 장 등을적으면된다(그러나가압류에서만필요한 진술서는제출할필요가없음).1 8 ) ⑩記名捺印(또는署名) ; 첨부서류, 작성일, 관 할법원을 각 표시하고 당사자(또는 대리인)가 기 명날인 또는 서명만으로 신청서를 작성한다(민소 법274조, 민소규칙2조). ⑪印紙 ; 인지는 금2,000원(다만 지급보증위탁 계약서로써 담보제공허가를 신청하는 경우는 금 500원을추가)을첩부(신청서의적당한여백에풀 로 붙임)한다(민사소송등인지법9조3항2호, 10조). ⑫送達料; 송달료는당사자의수×3회분(통상 2인×금3,020원= 금18,120원)을 구내은행에 납 부한다(재일87-4 제2조1항별표1).1 9 ) ⑬登錄稅; 산업재산권가처분에는등록세가없 고(지방세법145조, 146조), 저작권가처분은 정액 으로서 건당 등록세 금1,500원과 지방교육세 금 300원이다(지방세법143조3호, 260조의3 제1항1 호) . 다. 目的物의特定方法 ①産業財産權 ; 산업재산권의 경우는 1)등록번 호, 2)출원인, 3)공고일, 4)등록일, 5)명칭(또는발 명 고안에 관한 사항),2 0 ) 6)실시권(사용권)의 표 13) 第三債務者; 한편등록관청은제3채무자가아니며따라 서 지적재산권가처분에는 제3채무자가없는 셈이다. 14) 別紙目錄; 가처분명령에서도별지목록으로표기하고있 으므로 설사 1개 목적물이라도 반드시 별지목록으로 작 성하되, 법원의 편의를 위하여 별도로 5통(결정원본과 정본및촉탁용) 정도의목록을제출하는것이실무다. 15) 被保全權利; 피보전권리는 가압류에서처럼 가처분에서 도 예비적이거나 선택적 또는 복수로 적을 수 있다고 본 다(註釋Ⅵ 112쪽 參照). 16) 保全必要性; 보전필요성은계쟁물가처분의경우는단순 히「채무자가 목적물을 처분할 우려가 있다」고만 적어도 된다. 17) ㉠민소법299조1항, ㉡대판56.9.13. 4289민재항30 18) 同一한 欄 ; 소명방법란과 별도로첨부서류란을설시할 것이 아니라, 소명방법도 첨부서류이므로 란의 제목을 「소명방법 및 첨부서류」라고 하여 소명방법(통상 서증의 경우 소갑1호증 소갑2호증 등으로 적어줌)부터 일련번호 로기재하면된다. 19) 送達料; 송달보고서를수반하는법원의송달료1회분은그 동안꾸준히인상되어2006. 11. 1. 현재금3,020원이다. 20) 名稱 ; 상표권·디자인권에서는그 명칭을 기재하지만, 특허권·실용신안권에서는 발명·고안에 관한 사항을 기재한다. 註 區 。 I
1 0 法務士3 월호 論說 시,2 1 ) 7)권리자의 표시(이름과 주소) 등으로 특정 하여기재한다. ②著作權; 저작권(저작재산권, 출판권, 저작인 접권, 데이터베이스제작권)의경우는 각 1)저작권 등록부, 2)출판권등록부, 3)저작인접권등록부, 4) 데이터베이스제작권리등록부등에등록된 내용을 참작하여(저작권법시행규칙5조) 특정하면된다. ③鑛業權等의持分權; 공유지분권이대상인무 체재산권(광업권, 조광권, 댐사용권, 어업권)의경우 도 각 1)광업원부, 2)댐사용권등록부, 3)어업권원부 등에등록된내용을참작하여특정하면된다. ④登錄前의權利; 등록전의권리의경우도1)권 리의 내용 2)창작일자, 3)권리자(이름과 주소) 등 으로특정할수있다. 라. 知的財産權의持分權 ①必須的共同訴訟; 전술한바와같이지적재산 권의 지분권자는 다른지분권자의동의가 있어야 만 그 지분권을처분(양도, 입질등)할수 있으므 로, 그공유관계는합유에준하는성질이있어본 안소송에서는 공유자전원이 당사자가 되는 필수 적공동소송이다.2 2 ) ②假處分; 그런데지적재산권의공유지분권가 처분에서는 필수적공동소송이 아니라는 것이 통 설이고, 실무에서도공유자중 1인이후술하는침 해금지가처분을 신청할 수도 있는데(제요Ⅳ 311 쪽), 공유지분권만의 처분금지가처분집행효력은 다른지분권에는미치지않는다.2 3 ) ③專用實施權의境遇; 그러나선행공유지분만 의 가처분후 설정된전용실시권은그 가처분권자 에대하여는무효다. 왜냐하면일부지분에만전용 권을 설정할 수는없기 때문이다.2 4 ) 한편전술한 바와같이저작권에는전용실시권을설정할수 없 지만 전용실시권의 설정이 가능한 산업재산권과 배치설계권에는위판례가그대로적용된다. 2. 假處分命令 가. 命令節次 ①裁判形式; 보전처분신청에대하여서면심리 가 원칙으로(법301조 280조1항) 밀행성의 요청 때문에변론을거치는경우는거의없고심문절차 를 거치기도 하지만(법23조1항, 민소법134조2 항), 설사변론을거치더라도재판형식은모두결 정으로 통일되었다(법301조, 281조). ②立證; 입증(사실인정)은증명보다낮은정도 의 개연성인 소명(疎明=疏明)이어야 한다(법279 조2항, 301조).2 5 ) 다만 1)관할 2)당사자능력, 소송 능력 3)법정대리인, 소송대리인 4)기타 소송요건 등은 명문규정이 없고 공익사항으로서 직권조사 사항이므로증명의대상이다. ③擔保提供命令; 가처분은미확정의청구권을 채권자의 일방적인 소명만으로 채무자의 특정재 산동결이어서, 채무자의손해에대한채권보전수 단을마련하는것이형평에 맞으므로, 법원은통 상 채권자에게 가처분명령에 앞서(또는 담보제공 조건의 선 결정) 담보제공명령을 한다(법301조, 280조2항3항). 나. 主文의內容 ①職權 ; 1)가압류를 선언하는 문구와 2)해방금 에 관한문구를주문에필수적으로기재하는가압 류명령(법282조)과 달리, 가처분의 주문은 집행법 원이 가처분목적달성에 필요한 처분을 직권으로 정하는데(법305조1항), 지적재산권 처분금지가처 분의주문으로는「채무자는별지목록기재지적재 21) 實施權 ; 전용실시권·통상실시권이 피집행채권인 경우 에 한하여 그실시권의 범위를 기재한다. 22) 대판87.12.8. 87후111 23) 대판99.3.26. 97다41295[3] 24) 대판99.3.26. 97다41295[4] 25) 대판66.9.6. 66다1074 註。 ’
대한법무사협회1 1 知的財産權假處分 산권에관하여양도, 질권설정, (또는전용실시권 설정, 통상실시권의허락) 기타 일체의 처분행위 를 할 수 없다.」라고 예시할 수 있다(괄호안의 문 구는저작권에는해당되지않음). ②解放金; 한편금전채권(또는금전으로환산 할 수 있는채권)의보전목적인가압류와달리, 1) 본래 가처분은 금전채권을 제외한 특정물에대한 이행청구권또는다툼이 있는권리관계의보전목 적인 점과 2)특별사정으로 인한 가처분취소를 법 288조와 별도로 규정(법307조)한 입법취지 등에 비추어 볼 때, 가압류특유의해방금에관한규정 (법282조)은가처분에는적용되지않는다.2 6 ) 다. 決定의樣式 가처분결정의 양식은 ①법원의 표시 ②결정의 표시 ③사건의 표시(2007카단 또는 카합 000 특 허권처분금지가처분) ④당사자의표시(채권자, 채 무자의이름과주소) 및대리인의표시⑤피보전 권리⑥목적물의표시⑦주문⑧사실과이유⑨결 정의일자⑩판사의이름과서명(또는기명) 날인 (민소법224조1항) 등의 내용으로구성된다. 3. 假處分執行 통상 보전처분의 집행효력은 ①송달집행 ②등 기등록집행③고시집행의방법이있는데, 등기등 록이 대항요건인 경우는 송달집행과 등기등록집 행 중 빠른 때 집행효력이 발생되지만(규칙175조 3항本文), 등록이효력발생요건인지적재산권처 분금지가처분에서는송달만으로는집행효력이발 생될수 없고, 법원이직권으로가처분등록을촉 탁하여 그 등록으로만 집행효력이 발생된다(규칙 175조3항但書). Ⅲ. 知的財産權侵害禁止 1. 槪念및假處分申請 가. 臨時地位假處分 지적재산권 침해금지가처분이란 지적재산권에 관한권리자인신청인이「지적재산권에기한금지 청구권」을 피보전권리로 지적재산권을 침해하거 나 침해우려가있는피신청인을상대하여그 침해 금지의 부작위를 명하는 임시지위가처분으로서 본안청구의 내용과 일치하는 만족적가처분의 일 종이다. 나. 管轄 (1) 管轄一般 ①複數管轄 ; 위 가처분신청의 관할법원도 1)본 안법원 또는 2)계쟁물소재지(다툼의 대상이 있는 곳)의 복수관할인 점은 통상의 임시지위가처분의 경우(법303조)와동일하다. ②特別裁判籍; 다만위 본안법원의경우지적 재산권에 관한 본안소송은 특별재판적을 신설하 여(新민소법24조) 민소법2조 내지 23조의 규정에 따른관할법원이소속된고등법원이있는곳의지 방법원전속관할이다. (2) 本案 ①侵害行爲地; 지적재산권침해행위의실행지 (공장 등의소재지)에불법행위지의특별재판적규 정(민소법18조1항)을적용할 수 있는지에관하여 26) ㉠대판56.5.10. 4289민상26, ㉡대판02.9.25. 00마282 ; 다만 임시지위가처분에서 해방금을 기재하는 일부실무 가 있고(제요Ⅳ 268조), 일본의 통설판례는 가처분명령 에서도 특별사정(㉮가처분으로 보전되는 권리가 금전보 상의 가능성이 있거나, ㉯가처분으로 보호되는 이익에 비하여 채무자의 손해가 현저히 큰 경우)이 인정되면 해 방금을 정하여 집행을 면하게 할 수 있다는 견해다(金崔 Ⅱ8 6쪽). 註 區 。 I
1 2 法務士3 월호 論說 긍정설이 있으나, 1)지적재산권의 침해는 침해자 의 고의과실을요건으로하지않는등 불법행위와 그 성질이 다르고, 2)불법행위를원인으로 한 손 해배상청구는 위 가처분의 본안에 해당하지 않는 다고 보아야하므로 부정설이 다수의 실무다(제요 Ⅳ 310쪽). ②販賣場所; 한편지적재산권을침해하여생산 된 침해품의 판매금지가처분에서도 그 판매하는 모든장소에관할을인정할수는없는노릇이므로 (왜냐하면부작위의무의특성상장소와결부될성 질이 아니기 때문임), 피신청인의보통재판적 소 재지를의무이행지로본다. ③損害賠償請求 ; 지적재산권 침해금지가처분 의 본안은침해금지청구의소이지, 그 침해를원 인으로 한 손해배상청구의소는 본안이 아니라고 보는것이다수의실무다. 왜냐하면1)본안의소송 물과 가처분의피보전권리는청구의 기초에 동일 성이있어야하고, 2)본안소송에장차 객관적병합 이 인정될여지가있다는불확실한사정만으로관 련재판적을인정할수는없기때문이다. 다. 申請書記載事項 ①題目 ; 제목은「특허권침해금지가처분신청」 이라고적는다.2 7 ) ②當事者 ; 당사자(신청인·피신청인)와 그 대 리인(임의대리인과법정대리인포함)은 성명, 주 민등록번호, 주소, 전화, 팩스, 이메일등으로특 정하여기재한다. ③被保全權利; 후술하는피보전권리의요지를 적는다. ④目的物表示; 목적물표시는별지로작성하는 것이실무다.2 8 ) ⑤申請趣旨; 신청취지는가압류의경우와달리 처분권주의 때문에 가처분명령의 주문사항을 전 부기재하는것이실무다. ⑥申請理由; 신청이유로는1)피보전권리의발생 및 현재까지 이행되지 않아 채권존재사실과,2 9 ) 2 ) 보전필요성으로서집행불능또는집행곤란의사유 로서 고도의 보전필요성이 요구되므로 구체적인 보전필요성을상세히모두적어야할것이다. ⑦疎明方法; 소명방법으로는위 피보전권리와 보전필요성에 관하여 서증과 즉시조사 가능한 검 증물을적는다.3 0 ) ⑧添附書類; 첨부서류는신청서이외의서류를 의미하므로(따라서 신청서 자체의 연장인 별지목 록은첨부서류가아님), 위 소명방법과지적재산 권의등록부등본위임장등을적으면된다(그러나 가압류에서만 필요한 진술서는제출할 필요가 없 음) .3 1 ) ⑨記名捺印(또는署名) ; 첨부서류, 작성일, 관 할법원을 각 표시하고 당사자(또는 대리인)가 기 명날인 또는 서명만으로 신청서를 작성한다(민소 법274조, 민소규칙2조). ⑩印紙 ; 인지는 금2,000원(다만 지급보증위탁 계약서로써 담보제공허가를 신청하는 경우는 금 500원을추가)을첩부(신청서의적당한여백에풀 로붙임)한다(민사소송등인지법9조3항2호, 10조). 27) 知的財産權; 한편다른지적재산권인경우는특허권대신 에다른산업재산권인상표권, 디자인권, 실용신안권과저 작권(저작재산권, 출판권, 저작인접권, 데이터베이스제작 권), 반도체집적회로배치설계권등을적으면된다. 28) 別紙目錄; 가처분명령에서도별지목록으로표기하고있 으므로 설사 1개 목적물이라도 반드시 별지목록으로 작 성하는것이실무로서, 법원의편의를위하여별도로4 통(결정원본과정본용) 정도의목록을제출하는것이실 무다. 다만 대상목적물의 특정방법은 후술(4.라. 대상물 의 특정과 5.가.(3)①금지의 대상)을 참조하면 된다. 29) 被保全權利; 피보전권리는 가압류에서처럼가처분에서 도예비적이거나 선택적또는복수로적을수있다고 본 다(註釋Ⅵ 112쪽參照). 30) ㉠민소법299조1항, ㉡대판56.9.13. 4289민재항30 31) 同一한 欄 ; 소명방법란과별도로첨부서류란을설시할 것이 아니라, 소명방법도 첨부서류이므로 란의 제목을 「소명방법 및 첨부서류」라고 하여 소명방법(통상 서증의 경우 소갑1호증 소갑2호증 등으로 적어줌)부터 일련번호 로기재하면된다. 註。 ’
대한법무사협회1 3 知的財産權假處分 ⑪送達料; 송달료는당사자의수×3회분(통상 2인×금3,020원= 금18,120원)을 구내은행에 납 부한다(재일87-4 제2조1항별표1). 2. 當事者 가. 假處分權者(申請人) (1) 槪念 전술한 바와같이지적재산권에관한권리자는 ①지적재산권자 ②전용실시권자 ③통상실시권자 가 있고, 이들이그 권리를침해당하거나침해우 려가있는경우침해금지청구권의보전을위한위 침해금지가처분을신청할 수 있으므로(㉮법126조 1항, ㉯법65조1항, ㉰법62조1항, ㉱법30조), 이하 지적재산권의 대표적 권리인 특허권에 관하여 살 펴봄으로써다른지적재산권에도준용하면된다. (2) 特許權者 ①登錄原簿; 산업재산권은특허청에설정등록 으로 그 권리가 발생되며, 그 권리변동(이전, 변 경, 처분제한 등)의 효과도 등록만으로발생되므 로(㉮법87조1항, 101조1항1호, ㉯법41조1항, 56조 1항1호, ㉰법39조1항, 61조, ㉱법21조, 28조), 등 록이 산업재산권의 성립요건 내지 효력발생요건 이다. 따라서등록원부상의명의인만이침해금지 청구권을 갖는 것이므로비록 실질적인 특허권자 라도 특허등록원부에 나타나지 않으면 침해금지 청구를할 수 없고, 설사특허출원인이출원공고 를 한상태라도침해금지청구권은없다. ②共有 ; 특허권이 공유이면 비록 본안소송은 필요적공동소송이지만,3 2 ) 특허권의현상을유지하 고 그 훼손을 방지하는보존행위인침해금지가처 분에서는공유자중1인이단독신청할수있다. ③補助參加; 한편대립하는소송구조를갖지 않는 결정절차(매각허가결정 등)에서는 보조참가 가허용되지않지만,3 3 ) 보존소송은대립하는당사 자구조이므로설사 변론 없이 결정으로 재판하더 라도 1)특허권의 양수인, 2)전용실시권자, 3)통상 실시권자 등은 이해관계인으로서 특허권자의 가 처분신청에보조참가를할 수 있다고본다(제요Ⅳ 3 1 2쪽) . ④專用實施權設定의境遇; 특허권전부에대 하여 전용실시권이설정되어 비록 특허권자가 현 재는특허권을실시할 수 없는경우라도, 특허권 에는 절대성과 탄력성이있어 장래 전용실시권이 해제되고 본연의 독점적 실시권을 회복할 가능성 이 있으므로 위 특허권자는 침해금지청구권이있 다고본다. (3) 專用實施權者 전용실시권은산업재산권자가산업재산권을타 인에게 전용(독점적·배타적)으로실시(사용)하도 록 권한을 부여하여설정등록을함으로써 성립되 며, 전용실시권의권리변동(이전, 변경, 처분제한 등)은산업재산권자의동의를얻어등록함으로효 력이 발생된다(㉮법100조3항, 101조1항2호, ㉯법 55조5항, ㉰법47조3항, 61조, ㉱법23조). 따라서 위 등록원부에 등록된 전용실시권자는 침해금지 청구권이 있다(㉮법126조1항, ㉯법65조1항, ㉰법 62조1항, ㉱법30조). (4) 通常實施權者 ①意義; 통상실시권자란산업재산권자(또는전 용실시권자)로부터산업재산권을업(業)으로실시 (사용)할 수 있는 권리를 부여받은 자로서 등록은 요건이아니다. 한편산업재산권자(또는전용실시 권자)의동의를얻어실시사업과함께만이통상실 32) 대판87.12.8. 87후111 參照 33) ㉠대결73.11.15. 73마849, ㉡대결94.1.20. 93마1701 註 區 。 I
1 4 法務士3 월호 論說 시권의 이전이 가능하다(㉮법102조1항 3항 5항, ㉯법57조1항 3항, ㉰법49조1항3항, ㉱법28조). ②債權的權利; 통상실시권은등록으로성립되 는 것이아니어서채권적 권리이므로, 비록독점 적 통상실시권자라도 침해금지청구권이 없다고 본다(통설) . ③債權者代位; 위채권적권리라면통상실시권 자가 통상실시권을 부여한 자(산업재산권자 또는 전용실시권자)를 대위하여 침해금지청구가 가능 한지에 관하여, 1개의 물건을 1인이 독점적으로 사용수익하는경우와 달리, 산업재산권의실시는 다수가각기별개로사용수익할수 있으므로특정 채권의 보전을 위한 채권자대위권의 요건(민법 404조)을 충족시키지 못하여 허용되지 않는다는 것이통설이다. ④獨占的實施權; 한편독점적통상실시권자는 1) 통상실시권의 부여자가 산업재산권의 침해에 대하여 방관하고 있으면 독점적 사용권이 보호될 수 없는데따로통상실시권자가취할수단이없다 면, 2) 손해배상청구권의행사만으로는부족할경 우가 있을 수 있으므로, 독점적 통상실시권자의 채권자대위권은인정되어야할것이다(다수설).3 4 ) 나. 被申請人 (1) 槪念 ①侵害; 지적재산권침해금지가처분의피신청 인은 지적재산권을 침해한자또는 침해할 우려가 있는 자이므로(㉮법126조1항, ㉯법65조1항, ㉰법 62조1항, ㉱법30조), 정당한 권원없이 타인의 지 적재산권을업(業)으로실시하거나실시할 염려가 있는자가피신청인이된다. ②侵害者의態樣; 위 산업재산권을침해하는 행위에는생산, 양도, 대여, 수입등이모두해당 되므로(㉮법127조, ㉯법66조, ㉰법63조, ㉱법29 조), 침해품의생산자, 판매자(수입자포함), 사용 자가동일인이아니라면모두침해자로서각기피 신청인이된다. ③善意取得者; 또한위 침해품을선의취득한 자라도그 침해품을이용하는행위가위 침해행위 에해당된다면피신청인이될수있다. (2) 侵害設備의所有者 ①執行官保管 ; 침해금지청구권에는 침해설비 등의 제거청구권이 포함되므로(㉮법126조2항, ㉯ 법65조2항, ㉰법62조3항, ㉱법30조), 위 침해금 지가처분신청에서 그 침해설비 등을 집행관보관 명령을포함시킬수있다. ②被申請人適格; 그런데위 침해설비가피신청 인 아닌제3자소유인경우는 위 집행관보관명령의 집행은불능될것이므로, 이때는다시그 제3자를 피신청인으로 삼아 침해금지가처분신청에 덧붙여 집행관보관명령도신청하여처리할수있다. 다. 辨理士의代理權 변리사법8조의 규정(변리사는 특허, 실용신안, 디자인또는상표에관한사항에관하여소송대리 인이될 수 있다.)에도불구하고, 변리사는심결취 소소송에한하여소송대리인이될 수 있을뿐이고 민사소송의고유한 영역에 속하는 위 침해금지가 처분소송에서는 소송대리인이될 수 없다고 해석 하고있다(제요Ⅳ314쪽). 3. 假處分의要件 가. 被保全權利 (1) 槪念 ①禁止請求權 ; 특허권침해금지가처분의 피보 34) 著作權; 저작권의독점적이용권자의대위에의한침해 금지청구권이 인용된 하급심판례가 있다(서울고판 01다 58919 제요Ⅳ 313쪽). 註。 ’
대한법무사협회1 5 知的財産權假處分 전권리는「특허권에기한금지청구권」으로서, 피 신청인이특허권침해행위를자행함으로써침해금 지의부작위의무를위반하는경우다. ②發明의 種類 ; 특허권이란 특허발명(특허를 받은발명)에관한권리로서, 발명(자연법칙을이 용한 기술적 사상의 창작)에는 1)물건의 발명, 2) 방법의 발명, 3)물건을생산하는 방법의 발명등 3종류가있다. ③侵害行爲; 특허권침해란정당한권한이없는 자가 타인의 특허권에 속하는 물건(또는 방법)의 발명을업으로실시하는것이다. ④業; 업이란사업(영리는물론공공사업과같 은 비영리 포함)을 하는 것이므로 단순히 개인적, 가정적범주의실시는포함되지않는다. (2) 特許權의實施 특허권의 실시란 다음의 행위를 말하므로(특허 법2조3호), 물건의수출과 소지는 실시에 해당되 지않는다. ①物件發明; 물건의발명인경우는그물건을생 산, 사용, 양도, 대여, 수입, 청약, 전시등의행위 ②方法發明; 방법의발명인경우는그 방법을 사용하는행위 ③物件生産의方法發明; 물건생산의방법발명 인 경우는그 방법을사용하는행위외에그방법 으로생산된물건을사용, 양도, 대여, 수입, 청약 등의행위 (3) 侵害行爲의態樣 따라서다음각호의하나에해당하는행위를업 으로 하면 특허권(또는 전용실시권)을 침해한 것 으로본다(특허법127조, 129조). ①物件發明; 물건발명인특허는그 물건의 생 산에만사용하는물건을생산, 양도, 대여, 수입, 청약등의행위 ②方法發明; 방법발명인특허는그 방법의실 시에만사용하는물건을생산, 양도, 대여, 수입, 청약등의행위 ③物件生産의方法發明; 물건생산의방법발명 인 특허는이미공지사실인경우외에는그 물건 과 동일한물건의생산행위 (4) 侵害判斷의方法 피신청인의실시가특허권을침해하는지의여부 를 판단하기 위해서는, ①특허발명의 보호범위를 확정하고,3 5 ) ②확인대상발명(피신청인이 실시하고 있는 발명 또는 후행으로 출원된 발명)을 특정하 여,3 6 ) ③위보호대상의특허발명과확인대상발명을 대비하면서그저촉여부를따지게된다. (5) 對比方法 ①構成要件完備原則; 특허발명과확인대상발명 의 각 구성요건이 완전히 일치하면 기술사상의 동 일영역이저촉되므로당연히특허권침해가된다. ②構成要件均等論; 또한특허발명과실시발명 의 각 구성요소가완전히일치하지는않지만실질 적으로동일한기능및 작용효과를발휘하여동일 한가치로평가되는경우도, 기술사상의균등영역 의 저촉으로특허권침해가된다.3 7 ) ③迂廻發明; 우회발명(특허저촉을회피하기위 해서불필요한공정을부가했지만, 특허발명의구 35) 確定方法 ; 확정방법으로는 1)특허출원, 2)출원공개, 3)설 정등록 등을 참작하고 기술상의 내용과 독점여부 등을 검토하여 확정한다. 36) 特定方法; 특허청구의범위는기술적사상의창작을문 자로표현한것이므로, 현실적인침해물건이나침해방법 에 존재하는 기술적 사상을 그 자체로 대비하기는 불가 능하다. 따라서도면·사진등을인용한세밀한문장화 로 묘사하여 특정해야하고(특허법판04.8.19. 03허 5651[2]), 단지사진만을첨부하거나기존의특허발명과 동일·유사한 실시행위라고만 표현해서는 특정되었다고 볼수는없다. 37) ㉠대판01.6.15. 98후836[1], ㉡대판02.8.23. 00후3517[1], ㉢대판02.9.6. 01후171[1], ㉣대판05.2.25. 04다29194 註 區 。 I
1 6 法務士3 월호 論說 성요건중 출발요소와최종요소가동일한경우)도 특허권침해라는것이통설판례다.3 8 ) ④利用發明; 이용발명(기존의선행발명에새로 운 기술요소를부가하여 작용의 상승효과를 달성 해 낸 후행발명)에서는, 선행발명특허권자의 동 의 또는통상실시권허여의심판없이후행발명을 실시하면 선행발명에 대한 특허권침해가 된다(특 허법98조, 138조).3 9 ) (6) 侵害豫防請求權의境遇 한편 침해예방청구권을 피보전권리로 하는 가 처분에서는 침해우려가 소명되어야하므로, ①피 신청인이현재제조중인경우, ②비록현재는제 조하지않고있지만계절상품이어서때가되면제 조할 것이 확실한 경우, ③피해물건을 판매하기 위하여 소지하고 있거나 판매를 위한 선전용지를 배포한경우, ④과거침해경력자가현재침해준비 행위를하는경우등은침해우려로볼수 있다. 나. 保全必要性 (1) 高度의疏明 ①斷行假處分 ; 지적재산권 침해금지가처분은 임시지위가처분중 단행가처분으로서보전필요성 에관한고도의소명이필요하다. ②判斷에考慮할事項; 따라서임시지위가처분 의 보전필요성에 관한 판단에서 1)신청의 인용여 부에따른당사자쌍방의이해득실관계, 2)본안소 송의장래승패예상, 3)기타의제반사정을고려하 여 법원재량에따라 합목적적으로인용여부를결 정해야한다.4 0 ) (2) 申請人의事情 ①發生될損害의考慮; 가처분신청이배척되면 본안판결확정시까지 신청인이 입게되는 1)재산적 손해(시장점유율의감소, 실시품의 매상고감소· 가격저하, 판매경비의 증가 등)와 2)정신적 손해 (침해행위로인한명예·신용의훼손)를고려해야 한다. ②損害賠償의可能性; 손해배상의가능성은고 려대상이아니다. 왜냐하면원래산업재산권제도 는 독점적실시권의보장을위하여침해행위가배 제되어야하는것이본령이기 때문이다. ③回復不可; 따라서 채권자의손해가 금전적 보상만으로는 충분하지못하거나 단시간 내에 회 복하기어렵다면보전필요성은커진다. ④開發費; 또한1)특허발명을위하여투자한연 구개발비가 많고, 2)분야의 경쟁이 치열하며, 3) 기술변화가빠를수록보전필요성은커진다. ⑤放置; 한편신청인이상당기간피신청인의 침해행위를방치했다면그 방치에 정당한 이유가 없는한 보전필요성은소극적으로작용한다. ⑥未實施; 또한특허발명을신청인이실시하지 않고있는경우도그 미실시를정당화할특별사정 이없는 한보전필요성은없을수있다. (3) 被申請人의事情 ①無資力; 피신청인의무자력은장차신청인에 게 손해배상의가능성을해치게되므로오히려보 전필요성을인정하는사유가된다. ②損害의 規模; 특허권침해금지가처분이인용 되면피신청인이입게되는 손해를 고려하게 되는 데, 신청인측의특허발명실시로얻는이익이미미 한 반면피신청인의영업규모가큰 경우는보전필 요성을배척할사유가될 수 있고, 반대로피신청 38) ㉠대판94.10.11. 92후1202, ㉡대판97.11.14. 96후2135, ㉢대판00.7.4. 97후2194, ㉣대판00.7.28. 97후2200[2] 39) ㉠대판95.12.5. 92후1660[2], ㉡대판91.11.26. 90후 1499라[ , 마, 바], ㉢대판92.10.27. 92다8330, ㉣대판 01.8.21. 98후522[3] 40) ㉠대판93.2.12. 92다40563[가] 前端(특허), ㉡대판 03.11.28. 03다30265[1]실( 용신안), ㉢대판06.11.23. 06 다29983[1]상( 표) 註。 ’
대한법무사협회1 7 知的財産權假處分 인의 사업이 초창기이거나 제품생산의 비중이 낮 은 단계의 경우는 피신청인이 입게될 타격이 적 으므로보전필요성을인정하기에용이할수있다. ③故意·過失; 한편비록피신청인의고의·과 실은특허권침해의성립요건은아니지만, 피신청 인이스스로 초래한 사유로서보전필요성판단에 서는참고사유가될수 있다. (4) 本案訴訟의勝敗等 ①消滅의可能性; 비록상표등록의무효또는 취소의 심결이 확정되기전에는 법원도 상표등록 의 효력을부인할수는없지만,4 1 ) 설사임시지위가 처분의피보전권리가인정되더라도1)가까운장래 에 그 권리가소멸될것이예상되는경우, 2)특히 특허권이 심판절차에서 무효심결이 있었거나 무 효로 될 개연성이 높은 경우 등은 보전필요성이 없다고보는것이합리적이다.4 2 ) ②實用新案; 설사피신청인의제조판매가실용 신안권을침해했더라도, 그제조판매금지임시지 위가처분의 보전필요성에는 쌍방의 이해득실과 본안소송의 계속여부 등 제반사정을 고려해야하 므로, 1)그실용신안권이무효심판중이어서무효 로 될 개연성이있는 점, 2)피신청인의제조판매 에 따른신청인의피해는 경미한 점, 3)신청인은 실용신안권을실제사용하지않고있는반면오히 려 피신청인의 제품이 국내 및 해외로 수출하고 있는점 등을감안하면, 보전필요성(현저한손해, 급박한위험)이없다고보아야한다.4 3 ) ③商標權; 또한상표사용금지가처분의피보전 권리가 인정되더라도신청인이그 상표를 국내외 적으로실제사용한바가없다면보전필요성의결 여로가처분이허용될수없다.4 4 ) 4. 審理및裁判 가. 必要的審問 ①愼重한審理; 산업재산권침해금지가처분신 청이 인용되면 피신청인은 본안재판전인데도 물 건의생산, 사용, 양도등경제활동이전면금지되 어 치명적인손해를입게되는반면, 신청이배척 되면신청인은많은연구개발비등을투입하여얻 은 독점적인산업재산권을보장받지 못하여 산업 재산권의 제도취지가 유명무실하게 될 우려가 있 는 등 쌍방의이해관계가크므로실무상민사집행 법 제304조 본문을적용하여변론또는심문기일 을열어신중한심리를하고있다. ②本案化; 따라서위는가처분사건인데도본안 소송처럼 심리에 공격방어방법을 집중하게 되어 장기화되고보전처분사건만의종결로써도분쟁이 종국적으로종식되는경우가많다. 나. 疏明方法 또한원래보전재판에서는증명보다낮은정도 의 소명으로서(법301조, 279조2항) 즉시 조사할 수 있는 증거만이 소명방법이 될 수 있으므로(법 23조1항, 민소법299조), 증인신문, 검증, 감정 등 의 증거조사를거치지않는것이일반적이다. 그 러나위와같이산업재산권 가처분에서의본안화 현상 때문에 ①증거조사를 거치는 경우도 있고, ②증인 대신 참고인신문, ③검증 대신 실시품의 임의제출, ④기술설명회(특허발명및 실시발명의 각 기술내용에대한상이점등 이해를돕기위한 발명자또는기술자의설명) 등을활용하는경우 도있다. 41) ㉠대판84.4.10. 82후26, ㉡대판87.7.7. 86후194[가], ㉢대 판89.2.28. 87후4, ㉣대판89.3.28. 87후139[다], ㉤대판 89.11.28. 89후469[다], ㉥대판90.9.25. 90도1534가[ ], ㉦대결91.4.30. 90마851나[ ] 42) 대판93.2.12. 92다40563가[ ] 43) 대결94.11.10. 93마2022가[ ] 44) 대판80.12.9. 80다829다[ ] 註 區 。 I
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