법조 제75권 제3호(통권 제777호) 판례평석 - 416 - 란케 할 수 있다. 또한, 피청구인으로서는 새로운 정정을 위하여 특허법원 단계에서 별건 정정심판을 청구하여야 하고, 이는 무효심리 전반을 지연시키는 비효율을 초래한다.4) 이러 한 점을 고려하여, 정정보정의 적법성 판단기준을 정립할 필요가 있다. 그동안 정정보정의 적법성에 관하여 판단한 판례가 많지는 않았는데, 특허법원 2024. 7. 25. 선고 2023허14127 판결(이하 ‘대상판결’이라 한다)은 정정보정이 요지변경에 해당한 다고 판단하였다.5) 대상판결을 통하여 정정보정의 요지변경 판단기준을 재검토해 볼 수 있 다. 먼저, 기본적 사실관계와 대상판결의 판단을 살펴본 후, 현재 한국에서 정정보정의 적법 성 판단기준을 검토한다. 다음으로, 주요국에서 정정보정과 대응하는 절차가 있는지 검토한 다. 마지막으로, 정정보정의 요지변경 판단기준 및 완화의 필요성을 검토하고, 새로운 판단기 준을 제안한다. 또한, 새로운 판단기준에 따라 대상판결에서 정정보정의 적법성을 검토한다. Ⅱ. 대상판결의 개요 1. 기본적 사실관계 및 본 사안의 쟁점 피고는 특허 제2244542호(발명의 명칭: 내진, 내화성과 흡음성 및 경제성을 향상시킨 천 장구조 시스템)의 특허권자이다. 원고는 2022. 5. 11. 특허심판원에 등록무효심판을 청구 하였고, 피고(피청구인)는 3차에 걸쳐 정정(이하 ‘이 사건 정정청구’라 한다)을 청구하였 다.6) 특허심판원은 2023. 8. 3. 피고에게 ‘이 사건 정정청구는 정정요건을 충족하지 못한 다.’라는 이유로 정정의견제출통지서를 보냈고, 피고는 2023. 8. 16. 이 사건 제1항 정정발 명과 발명의 설명을 정정하는 취지의 보정서를 제출하였다(이하 ‘이 사건 정정보정’이라 한 다).7) 특허심판원은 2023. 9. 22. ‘이 사건 정정보정은 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로 적법하고, 이 사건 정정청구는 정정요건을 모두 충족한다.’라는 이유로 정정을 인정하였고, 이 사건 정정보정발명은 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였다.8) 그러나 청구항을 기초로 무효사유를 주장해 왔을 것이므로 이러한 청구인의 이익을 보호할 필요가 있다. 이하에 서는 이를 청구인의 ‘절차적 이익’이라고 표현한다. 4) 정택수, 앞의 논문, 533면에 따르면, 심결취소소송 계속 중 별건 정정심판을 통한 정정심결이 확정되면, 특허법원으로서는 정정 후 명세서를 바탕으로 무효심결의 위법성을 심리할 수 있다. 5) 대상판결에 대하여 피고가 상고하여 현재 대법원에서 심리가 진행 중이다(사건번호: 2024후10849). 6) 여러 차례 정정청구를 하였을 때 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다(특허법 제133조의 2 제2항). 결국 마지막 정정청구를 기준으로 정정의 적법성 및 무효 여부를 판단한다. 7) 특허심판원 2023. 9. 22. 자 2022당1379 심결, 2면.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=