정정보정의 적법성 판단기준 - 425 - 수 없고,45) 당사자가 대상 특허에 대한 무효확인소송(declaratory judgment action for invalidity)을 제기한 경우 IPR을 제기할 수 없다.46) 미국의 IPR 절차가 한국의 무효심판 에 대응되는 것으로 보이므로 미국의 IPR 절차 중 정정에 대하여 검토한다.47) 미국특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)에서 IPR 개시 결정을 하면, 특허권자는 답변서를 제출할 수 있고 답변서 제출기한 내에 정정신청(motion to amend, MTA)을 할 수 있다.48) 정정신청 시, (1) 대체 청구항(substitute claims)의 수가 합리적이 어야 하고, (2) 대체 청구항이 특허의 권리범위를 확장하는 것이 아니어야 하며, (3) 주장된 특허성 결여 사유에 대응되어야 하고, (4) 신규사항을 추가해서는 안 된다.49) 원칙적으로 특허권자에게는 한 번의 정정기회가 부여된다.50) 다만, 정당한 사유(good cause)가 있거나 청구인과 특허권자가 합의를 실질적으로 진행하기 위하여 공동으로 요청하였을 때 추가적 인 정정신청이 허가될 수 있다.51) 미국특허청(United States Patent and Trademark Office, USPTO)에서 수행한 2016 년 연구에 따르면, IPR 절차 중 정정신청의 비율은 10% 정도로 매우 낮았다.52) 또한, 미국 IPR 절차의 경우 유럽의 이의신청(opposition) 제도와 비교하여 정정기회가 매우 제한적 이라는 비판도 제기되었다.53) 미국특허청은 정정신청의 활용을 장려하기 위하여, 2019년 3 45) 35 U.S.C. § 315(b). 46) 35 U.S.C § 315(a)(1); Lionel M. Lavenue, Behind Bars: A Closer Look at the Statutory Bars for Filing Inter Partes Review Petitions, May/June 2013. <https://www.finnegan.com/en/insi ghts/articles/behind-bars-a-closer-look-at-the-statutory-bars-for-filing-inter.html?utm_sourc e=chatgpt.com> (최종방문일: 2026. 5. 18.). 47) PGR은 등록 후 9개월 이내에만 가능하다는 점에서, 시기적인 측면만 고려한다면, 한국의 취소신청제도 에 대응된다고 볼 수 있다. 48) 37 C.F.R. § 42.120; 37 C.F.R. § 42.121(a)(1)(i), 이것이 한국의 무효심판절차 중 정정에 대응된다고 볼 수 있다. 49) 35 U.S.C. § 316(d); 37 C.F.R. § 42.121(a); Tyler R. Bowen & Katherine Nesler, The Impact of the PTAB’s Motion to Amend Pilot Programm, Perkins Coie LLP(2020), p. 3 (“Relevant s tatutes and regulations require that an MTA (1) propose a reasonable number of substitute claims; (2) not enlarge the substitute claims; (3) respond to an asserted ground of unpaten tability; and (4) not introduce new matter.”). 50) Matthew Johnson, Daniel C. Sloan & Adam J. Cook, Motions to Amend: Have the Changes Made by the Uspto’s Pilot Program Resulted in More Favorable Outcomes for Patent Owne rs?, 24 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 138, 140, 141 (2025). 51) 37 C.F.R. § 42.121(c). 52) Matthew Johnson, Daniel C. Sloan & Adam J. Cook, supra, p. 141. 53) Jennifer R. Turchyn, supra, pp. 1497~1500.
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