법조 제75권 제3호(통권 제777호) 판례평석 - 426 - 월 수정된 정정신청(revised MTA)에 관한 파일럿 프로그램(pilot program)을 도입하였고, 파일럿 프로그램은 2024년부터 정식으로 시행되고 있다.54) 특허권자가 최초 정정신청 시 예비의견(Preliminary guidance)을 받겠다고 신청하면,55) 심판부는 예비의견을 통해 정정 요건 및 특허요건을 만족할 가능성에 대한 구속력 없는 견해를 제공한다.56) 특허권자는 이 에 대응하여 수정된 정정신청을 할 수 있다.57) 특허권자가 수정된 정정신청을 제출하면 최 초 정정신청은 대체된다.58) 미국특허청은 수정된 정정신청에 관한 파일럿 프로그램을 시행한 후 관련 통계를 발표하 고 있는데, 파일럿 프로그램이 시작된 이래로 대체 청구항에 대한 인용률(grant rate)59)이 높아졌다는 평가가 있다.60) 다만, 예비의견이 나오면 특허권자에게 대체 청구항을 제출할 수 있는 두 번째 기회를 제공하지만, 청구인에게도 대체 청구항의 특허성에 대해서 다툴 기 회를 부여하므로, 예비의견에 단순히 대응하는 것만으로 특허성을 확보할 수 있는 것은 아 니라는 지적도 있다.61) 파일럿 프로그램이 시행되고 1년여가 지난 후, 파일럿 프로그램의 영향을 분석한 논문에 따르면, 특허권자가 수정된 정정신청을 제출하지 않았음에도 불구하 고 유리한 결론을 얻은 사례도 있었다.62) 이 논문은, 예비의견에서 심판부가 제기한 모든 문제점과 이에 대한 상대방의 모든 주장에 대응하는 것이 중요하다고 주장한다.63) 정리하면, 수정된 정정신청은 기존의 정정을 대체하는 추가적인 정정기회를 부여하는 것 으로, 한국의 무효심판절차 중 정정청구에 대응되고 정정보정에 대응되는 제도는 아닌 것으 54) 84 FR 9497 (Mar. 15, 2019) (“The Office continued to receive feedback from the public re garding the Board’s current MTA practice, including some concerns regarding the grant ra te of claim amendments in AIA trial proceedings.”); 89 FR 76421 (Sept. 18, 2024). 55) 37 C.F.R. § 42.121(a)(1)(ii). 56) 37 C.F.R. § 42.121(e). 57) 37 C.F.R. § 42.121(f)(1). 58) 37 C.F.R. § 42.121(f)(3) (“(3) If a patent owner files a revised motion to amend, that revise d motion to amend replaces the original motion to amend in the proceeding.”). 59) 미국특허심판원이 정정신청 된 청구항에 대하여 유효라고 판단한 비율을 의미한다. 60) Matthew Johnson, Daniel C. Sloan & Adam J. Cook, supra, p. 151; USPTO, Patent Trial an d Appeal Board Motion to Amend (MTA) Study Update through March 31, 2024. 다만, 미국 특허청의 통계자료에 따르면, 파일럿 프로그램의 시행 전 대체 청구항의 인용률은 14%이고, 시행 후 대 체 청구항의 인용률은 24%이므로 극적인 변화라고 보이지는 않는다. 61) Matthew Johnson, Daniel C. Sloan & Adam J. Cook, supra, p. 151. 62) Brooke M. Wilner & Amanda K. Murphy, Ph.D., Insights from the First Year of the USPTO's New Motion to Amend Pilot Program, 20 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 128, 133~135 (2021). 63) Id.
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