법조 제75권 제3호(통권 제777호) 판례평석 - 432 - Ⅴ. 정정보정의 요지변경 판단기준 및 완화의 필요성 1. 정정보정의 요지변경 판단기준 - 정정청구를 기준으로 할 것인지, 등록발명을 기준 으로 할 것인지 지금까지 살펴본 바로는 우리나라에서 정정보정의 요지변경 판단 시 ‘정정청구’를 기준으 로 하여야 하는지, ‘등록발명’을 기준으로 하여야 하는지에 대한 논의가 활발하게 이루어지 고 있지 않은 것으로 보인다.95) 사견으로는 현재 판례 및 실무의 입장은 ‘정정청구(심판청 구서)’를 기준으로 요지변경을 판단하는 것으로 이해된다. 우선, 특허법 규정을 보면 그러하다. 특허법 제140조 제2항은 “제1항에 따라 제출된 심 판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다.”라고 규정하고 있고, 특허법 제133조의2 제 4항은 정정청구에 관하여 제140조 제2항을 준용한다고 규정하고 있다. 따라서 정정청구의 요지변경은 등록발명이 아니라 심판청구서에 대응되는 ‘정정청구서’를 기준으로 판단하여야 한다. 또한, 현재 판례 및 실무의 태도를 보면, “당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도”만을 허용하고 있고, 새로운 정정사항을 추가하는 것은 요지변경으로 보고 있다.96) 만약, 등록발명을 기준 으로 정정보정의 요지변경을 판단하였다면, 정정사항을 삭제하는 정정 외에 청구항에 새로 운 사항을 추가(청구범위 감축)하는 보정도 허용하였을 것이라고 본다. 정정보정의 요지변경을 ‘등록발명’을 기준으로 판단한다면, 무효심리의 대상 자체가 변경 될 우려가 있으며, 심판절차의 지연이 초래될 것이 우려된다. 청구인으로서는 심리대상이 변경되므로 새로운 무효사유나 선행기술을 제시해야 할 것이고, 청구인의 절차적 이익을 침 95) 정정보정의 요지변경을 ‘등록발명’을 기준으로 판단하여야 한다는 견해가 무엇인지 다소 모호하다. ‘등록 발명’을 기준으로 정정보정의 적법성을 판단하겠다는 것인데, ‘등록발명’과 정정보정의 동일성을 판단하 자는 견해는 아닌 것으로 보이고, 정정보정 발명이 정정요건을 만족한다면, 정정보정이 적법하다는 것으 로 판단하겠다는 것으로 이해하고 논리를 전개한다. 대상판결에서는 “이에 대하여 원고는, “보정사항 1 은 한정사항 중 ‘일부’만을 삭제하는 것으로서 권리범위가 확장되므로, 이를 인정하면 새로운 정정청구 를 허용하는 결과가 된다.”라는 취지로 주장한다. 그러나 보정사항 1이 인정되더라도 이 사건 등록발명 과 비교할 때 이 사건 정정청구가 인정되는 경우에 비하여 권리범위가 확장되지 않으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.”라고 설시하였다. 이러한 설시가 등록발명을 기준으로 정정청구의 요지변경을 판단하 자는 견해인지 명확히 할 필요가 있다. 96) 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3643 판결.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=