정정보정의 적법성 판단기준 - 433 - 해할 우려가 있다. 예를 들면, 다음과 같은 경우를 생각해 볼 수 있다. 등록발명 정정발명 정정보정발명 선행발명 청구항 1 A+B+C+D A+B+C+D+E A+B+C+D+E+F A+B+C+D+E 청구항 1에 대하여만 무효심판이 제기되었음 청구항 2 청구항 1의 종속항으로 ‘E’를 더 포함(A+B+C+D+E) 청구항 3 청구항 1의 종속항으로 ‘F’를 더 포함(A+B+C+D+F) 정정청구의 요지변경을 등록발명을 기준으로 판단한다면, 위와 같은 경우에도 정정보정 이 적법하다고 인정될 수 있다. 그러나 정정보정 전까지 “A+B+C+D+E”를 대상으로 무효 심리가 진행되었는데, 심리 막바지에 이르러 “A+B+C+D+E+F”를 대상으로 무효 여부를 판 단하여야 하므로 판단의 대상이 완전히 바뀌게 되는 문제가 발생한다. 참고로, 등록발명을 기준으로 한다는 견해는 그 근거로 등록특허의 무효를 방지하기 위한 정정에 대한 보정이라는 점을 들 수 있겠으나, 무효심판절차 중 정정보정은 독립특허사유를 제외한 정정요건(특허법 제136조 제1항, 제3항, 제4항)을 치유하기 위한 수단이지, 정정발 명이 신규성, 진보성 등의 무효사유가 있다는 점을 치유하기 위한 수단은 아니다. 이 점은 정정심판과 무효심판절차 중 정정청구에 차이가 있다.97) 결국, 정정보정의 요지변경 판단 시 ‘정정청구’를 기준으로 하는 것이 타당하다고 생각한 다. 다만, 현재 판례 및 실무를 보면, 정정보정 가능 범위가 제한적이고 정정보정 제도는 경직되게 운영되고 있다. (i) 우리나라에서 특허권자는 단 하나의 정정안만을 선택할 수 있 다는 점, (ii), 한 번에 여러 사항의 정정을 청구하는 경우 정정의 일부 인용은 인정하지 않 는다는 점,98) (iii) 정정보정은 정정청구를 적법하게 할 수 있는 마지막 기회라는 점, (iv) 정정보정 가능 범위를 좁게 운영하면, 특허권자로서는 특허법원 단계에서 별건 정정심판을 청구할 수밖에 없다는 점, (v) 주요국에서는 여러 개의 정정안을 제출할 수 있도록 하거나, 심판관의 의견을 반영한 추가 정정기회를 부여하고 있다는 점을 고려하면, 우리나라도 정정 97) 정정심판에서는 특허법 제136조 제1항, 제3항, 제4항의 요건 외에 특허법 제136조 제5항에서, “제1항 에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항 이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.”이라고 규정하면서, 이른바 ‘독립특허 요건’을 만족할 것을 요구한다. 반면, 무효심판절차 중 정정은 독립특허요건을 요구하지 않는다. 무효심 판절차 중에서 정정발명의 무효 여부를 함께 심리하기 때문이다. 98) 전지원, “무효심판절차에서의 정정청구에 관한 실무상 몇 가지 문제점”, 특허소송연구(제5집), 특허법원 (2010. 12.), 246면.
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