법조 제75권 제3호(통권 제777호) 판례평석 - 436 - 대법원은 정정청구의 보정에 대한 판단기준을 “당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구 의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정 청구취지의 요지를 변경하지 않는 것”으로 판시하고 있는데,106) 여기서 ‘동일성’과 ‘요지’를 어떻게 파악할 것인지 고민이 필요하다. 확인대상발명(심판청구서)의 보정과 관련하여 비슷한 논의가 진행된 바 있다.107) 대법원 판결은 “심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 발명의 동일성이 유지되는 것”을 요지변경 의 판단기준으로 보고 있는데, 여기서 ‘발명의 동일성이라는 문언’ 자체를 중시할수록 ‘요 지’를 발명의 동일성처럼 이해하게 되고, 소송경제를 더 중시할수록 ‘요지’의 범위를 확대하 는 방향으로 이해할 수 있다고 한다.108) 이러한 논리는 정정보정의 요지변경 판단에도 적 용될 수 있다.109) 이러한 점을 고려하여, 아래와 같은 판단기준을 제안한다. 로운 사항을 추가하는 경우에는 심판절차의 지연을 초래하고 청구인의 절차적 이익을 침해하므로 허용 될 수 없다. 106) 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3643 판결. 107) 박태일, 앞의 논문, 562면에 따르면, 권리범위 확인심판에서 확인대상발명은 심판청구서의 취지의 별 지에 해당하므로 확인대상발명에 대한 보정은 청구의 취지에 대한 보정이 된다. 108) 한동수, “확인대상고안의 보정 시 요지변경의 의미”, 특허판례연구(한국특허법학회 편), 박영사(2009. 2.), 613면(박태일, 앞의 논문, 568면에서 재인용). 109) 확인대상발명의 보정과 정정보정은 그 구조가 다른 측면이 있다는 지적이 있을 수 있다. 물론 권리범 위 확인심판과 무효심판의 구조가 완전히 동일하지는 않고, 이러한 점을 고려하여 이 글에서는 “청구 인의 절차적 이익”이라는 표현을 사용하였다. 다만, 무효심판절차 중 정정청구 시 피청구인이 어떻게 정정하는지는 청구인에게도 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점에서, 무효심판절차 중 피청구인은 청구 인의 주장에 수동적으로 대응한다고만 보기 어렵다. 피청구인이 청구항을 새롭게 정정하게 되면, 청구 인으로서는 전혀 다른 방향으로 새로운 선행발명을 찾아야 할 수도 있다. 따라서 피청구인의 정정은 청구인에게 영향을 미치고, 양 당사자가 구조가 형성된 것으로 볼 수 있다. 정정심판의 경우 결정계 심판이므로 당사자계 심판인 권리범위 확인심판과 차이가 있으나, 정정청구의 경우, 무효심판절차 내에 서 진행된다는 점에서 당사자계 심판과 유사한 구조로 진행된다고 보아야 할 것이다. 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후610 판결(확인대상발명 의 요지변경 판단) 특허법 제140조 제2항 본문은 “제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다”고 규정하고 있다. 이 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우 려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부 터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에 서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니한다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후 344 판결 등 참조).
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